Pirata del esfuerzo ajeno

El día de hoy los invitamos a leer el artículo que ha escrito nuestro vocal, Hugo Alday, desde Cancún, México.

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PIRATA DEL ESFUERZO AJENO

Días antes de que iniciara el 2015, una noticia cimbró y escandalizó a los empresarios de Quintana Roo, cuyas marcas, la mayoría reconocidas a nivel internacional, fueron solicitadas como propias por el ex presidente municipal (interino) de Cancún, Carlos Canabal; el abogado que reveló este caso, Hugo Alday nos aporta detalles de la historia y recomendaciones para que el proceso se detenga y no vuelva, incluso, a repetirse.

Hugo Alday, del despacho Alhen en Cancún, es uno de los 50 abogados que, según los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), litigan en casos de protección de marcas y derechos de autor; todos, excepto él, tienen sus oficinas en el Distrito Federal. Su lugar de residencia, más sus conocimientos en el tema, fueron claves para que investigara y revelara uno de los más escandalosos piratajes en la historia nacional.

En un salón de la Universidad Anáhuac de Cancún, donde él imparte la materia de Propiedad Intelectual, inició esta historia: “Un alumno que trabaja en el Hotel Oasis me comentó: ¿Cómo es posible que registrarón marcas de muchos hoteles y al parecer es alguien que fue presidente municipal? Investigué en el IMPI y vi que era Carlos Canabal. Cuando descubrí cuáles eran las marcas, me alarmé porque estaban Xcaret, Cozumel, Holbox, Oasis, Palace, Italiannis, El Fogoncito, Carlos and Charlie´s, Playa Mamitas, Iberostar, Barceló, Meliá, entre una extensa lista de hoteles y restaurantes habidos y por haber.

“La mayoría de estas marcas las está solicitando para la Clase 32 que es de aguas embotelladas; es decir, para venderlas. Es un tema coincidente con la Clase 43 que es para restaurantes y hotelería porque dentro de sus servicios venden agua.

- ¿Qué va a hacer cuando tenga registradas las marcas para agua Palace por poner un ejemplo?

Te va a demandar porque estás infringiendo su marca al vender agua embotellada dentro de tu hotel. Por lo general en muchos centros de hospedaje les ponen un cintillo a las botellas con el logo del hotel; en este caso no hay una infracción porque ya hay un convenio entre las partes: el proveedor y el hotelero. Lo que va a pasar ahora es que si algún hotel sigue haciendo eso, esta persona puede ir con un notario o un ministerio público”.

-Pero él (Canabal) también es notario público.

-Así es. Pero puede ir con algún ministerio público federal a comer a uno de esos hoteles, pedir agua embotellada y tomar la fotografía, mientras el otro da fe ministerial de que ahí están vendiendo agua con la marca de cualquiera de estos negocios, e inmediatamente puede iniciar acción penal contra los propietarios porque están vendiendo agua de la que él tiene la marca. Si aparte, tiene una notaría y litiga, de entrada no puede; o eres notario o litigas; es decir, no puede registrar marcas a su nombre y litigar contra los dueños originales; dar fe desde su notaría…

-¿No puede en términos legales, reales o éticos y morales?

Porque parece que hasta el momento ha tenido alguna fuerza al lado; todo mundo se quedó en silencio.

-Debe haber un padrino asociado a su notaría supongo; es lo único que me deja pensar.

-¿Este caso está todavía en proceso de solicitud?

-Todavía no se concede. Hace algunos días me dijeron que al parecer ya había retirado esas solicitudes, pero los hoteleros querían ver si era cierto. Entré a la base de datos del IMPI y confirmé que no había presentado la solicitud de cancelación y las marcas se podrían conceder en los próximos días porque ya se vence el plazo. Ya le dieron muchas; le dieron como 10 marcas, entre ellas Cozumel y Holbox; ahí ya será un problema del estado, de la Secretaría de Turismo y del Fideicomiso de Promoción Turística de Cozumel que tendrán que pelear sus marcas.

-¿Y por qué las marcas Cozumel y Holbox no le pertenecen a Quintana Roo?

-En algunas clases que él registró no las tienen. La de Cozumel la registró en casi todas las clases, menos en la de prestación de servicios hoteleros porque no podía; ya está registrada por el estado aunque únicamente en Clase 35 y 43 que son para promoción turística y para poner y operar escuelas hoteles.

-¿Xcaret también es por aguas?

– También es la misma, la 32 que es para aguas embotelladas y otras clases. Hay un esquema bastante visible para empezar a producir aguas embotelladas que tengan estas marcas. ¿La intención cuál es?, pues venderles las marcas en un futuro. Yo tengo una marca que me va a costar tres o cinco mil pesos y la voy a vender en 50 o 60 mil. Es un negocio de piratería que se hacía hace muchos años, pero ya es muy viejo, hasta extraño resulta ¡Y presenta las solicitudes con su nombre y domicilio!

-¿Y por qué?

-Creo que quiere justificar que va a poner una planta que se va a dedicar a vender agua, y a esa agua le va a poner la marca de todos los hoteles famosos.

-¿Será? ¿No esperará hacer una fortuna sin producir nada?

-Ahora sí él está prácticamente infringiendo marcas que todos sabemos que son famosas, pero el problemas también lo tienen los dueños que no han hecho que sus marcas sean notorias. ¿Cómo es posible que no puedan hacer que su marca sea notoria? Y esa notoriedad les va a durar cinco años. ¿De qué sirve esta notoriedad?: para que nadie pueda solicitar la marca Oasis o Grand Oasis ni para chicles, porque se entiende que está protegida en todas las clases, en todos los productos y en todos los servicios durante cinco año.

-¿Y cómo se consigue esta protección?

-Por notoriedad. Se tiene que hacer el procedimiento de solicitud de notoriedad para declararse. Es a petición de parte. La mayoría de los negocios que están siendo afectados por esta persona sí tienen cómo acreditar su notoriedad pero no lo han hecho. La única marca que está en proceso de notoriedad en México es Cancún y no lo ha terminado por cuestiones de presupuesto público. Por eso le dieron las marcas Holbox y Cozumel; por eso solicitó todas las que había y es un problema grave de entrada para las marcas turísticas, y ya en lo particular, para los hoteleros.

-¿Lo que está haciendo Canabal está contemplado por la ley como un delito?

-Sí, siempre y cuando la examinadora pueda entender que existe un punto de conexión entre la Clase 32 que es para vender aguas embotelladas y la Clase 43 que es para un restaurante o un hotel. Si entiende que hay coincidencia, sí puede negar la marca, porque está aprovechándose del esfuerzo ajeno. La manera ideal es que el IMPI diga, de oficio, aquí hay coincidencia y voy a negar todas las que solicitó que tengan que ver con prestación de servicios alimenticios. El problema que enfrentamos es que todo esto es a petición de parte. Si no se queja el hotel y presenta su escrito solicitando que se deseche esa solicitud, pues va a seguir caminando.

“La propuesta del Consejo Coordinador Empresarial es tener una reunión con Alfredo Rendón Algara, director general adjunto del IMPI. La idea es que venga porque, de otra forma, los hoteleros tendrían que iniciar acciones cada quien en lo particular, independientemente de que se pongan de acuerdo dentro de sus asociaciones. El IMPI nunca ha otorgado una nulidad de oficio, siempre pide que inicien la acción los particulares. Así, en lugar de que inicien 200 solicitudes de nulidad, es mejor una reunión de los empresarios y el IMPI, para que la autoridad tome una posición oficial y actúe de oficio”.

-¿Se va a proceder penalmente contra Canabal?

-Depende de los titulares de las marcas. Si el titular de la marca quiere, puede proceder penalmente.

-El beneficio de la duda sería que va a poner una embotelladora de agua, pero sería el beneficio de la duda. Ya como presidente municipal salió muy cuestionado por desvío de recursos; luego le otorgaron una notaría que, se supone, sólo se adjudican por demostrada probidad, y la sociedad guarda tal silencio como si estuviéramos acostumbrados a la impunidad. ¿Qué opinas de esto?

-Ese es el detalle. Hemos trabajado mucho con Transparencia Ciudadana y otras organizaciones en tratar de que no quede impune, porque le está haciendo mal al estado en su conjunto.

-¿Los empresarios tienen la intención de parar el problema que les atañe y pasar la hoja, o poner un hasta aquí a un caso que se puede repetir?

-Hay dos vertientes muy claras: una es que venga la autoridad y de carpetazo a esto, que le quite las marcas ajenas a este señor para que no se vuelva a meterse con ellas; y el otro grupo tiene la intención de proceder penalmente contra él porque llevan muchos años trabajando sus marcas, invirtiendo en México, para que llegue y de la noche a la mañana presente una solicitud.

-¿En tu caso como abogado corporativo en esta área qué consideraras que es lo más conveniente.

-Ahorita en este momento no procede la nulidad contra solicitudes; contra los registros sí. Contra las solicitudes procede apersonarse, demostrarle al IMPI que esas solicitudes afectan a mi marca porque es coincidente la Clase 32 con la 43. Entonces le pido que no se la dé. Por otro lado inicio una averiguación previa en la PGR por el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, por actuar de mala fe, abusar de un nombre que es conocido, y debe proceder acción penal porque está falsificando la marca.

-¿Qué penalidad alcanza el aprovechamiento del esfuerzo ajeno?

-Como tal es competencia desleal y de ahí surgen delitos en materia de propiedad industrial y uno de ellos es el utilizar o explotar marcas que puedan confundir al público consumidor.

-¿Y la pena es administrativa o de cárcel?

-Es de prisión y monetaria. En propiedad industrial los delitos son graves.

-¿Y si son muchos, será más?

-Se tendrían que acumular todos contra esta persona. Entonces, se presentaría un caso con gran contundencia.

-Las grandes marcas internacionales que también resultaron afectadas, ¿por qué vía están respondiendo?

-Están esperando. Tienen representación en México de sus franquicias, despachos grandes, y la estrategia que siguen es esperar y en el momento en que le registren las marcas, van a iniciar acción penal.

-¿Irán directo; sin intervención del IMPI?

-Sí, la acción penal se puede iniciar de manera directa y lo único que va a pedir la PGR será el peritaje o dictamen del IMPI. El resultado es que le van a hacer un boquete económico importante (a Canabal), porque le van a sacar de todos lados para no seguir con la averiguación previa.

-Pues si tiene su padrino yo creo que lo previeron ¿no?

-Probablemente

-¿Qué sugieres tú?

-Recomendaría a los afectados que inicien las dos vías: acción administrativa para demandar la nulidad, porque el IMPI lo va a multar y las multas son por arriba del millón de pesos, más lo que acumulará el pago de daños y perjuicios, se haya concedido o no la marca. Y de manera paralela buscar iniciar acción penal.

¿Qué recomiendas en general a los empresarios para evitar esto, o es tan inusual que ya no volverá a pasar?

-Si ya pasó puede volver a pasar. Lo que recomendaría a los que están afectados es que inicien acciones y a la par, hablen con sus asesores legales para tratar de buscar la declaratoria de notoriedad porque descansan cinco años en todas las clases y a los cinco años vuelven a solicitarla. La notoriedad otorga una protección global en las 45 clases.

¿Qué tienes que demostrar para obtener la notoriedad?

-Principalmente que tu marca es conocida en el sector específico en el que prestas tus servicios, y por una gran mayoría.

-¿Y para un negocio nuevo que, entre tanta incertidumbre económica, preferiría esperar a que su marca sea conocida?

-Si es mercantil, la Secretaría de Economía tiene recursos para las nuevas empresas, para ayudarles en la constitución de su marca, pero nadie se acerca. También hay incubadoras de negocios en las universidades; ahí bajan recursos para propiedad industrial.